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1. 미국특허 자명성 관련 (출처: 해외지재권보호가이드북-미국편)
심사관이 자명성을 이유로 거절한 경우 출원인은 심사관의 사실 판단을 반박하는 아래와 같은 내용을 보여주는 증거나 의견을 제출할 수 있다.
i) 당업자는 기술적 곤란성 등에 의해 청구된 구성요소들을 공지의 방법으로 결합할 수 없는 경우
ii) 결합된 구성요소들은 각 구성요소들이 개별적으로 수행하는 기능을 단순히 수행하는 것이 아닌 경우 또는
iii) 청구된 결합의 결과는 예상된 것이 아닌 경우
본원발명은 A, B, C의 구성이 각각 개별적으로 기능을 수행하도록 결합된 발명이 아니라, ⅰ) ~하고 ⅱ) ~하며 ⅲ) ~되도록 함으로써, 이러한 각 구성들의 유기적인 조합을 통하여 ~하여, ~하게 하는 새롭고 이질적인 효과를 창출할 수 있습니다.
2. 진보성 판단에 있어서 현저한 작용효과 (대법원 선고 2004후1137)
고안의 실체는 객관적으로 드러나는 구성으로 표현되는 것이므로 통상 구성의 곤란성이 있으면 곧바로 진보성을 인정하나, 구성의 곤란성 여부가 불분명한 경우 효과의 현저성을 참작하여 진보성 유무를 판단하며, 대다수 판례 또한 기본적으로 발명의 구성과 효과를 함께 고려하면서 사안에 따라 진보성 판단의 중심을 혹은 구성의 곤란성에 혹은 효과의 현저성에 두고 있다. 이때 선행기술에 비하여 어느정도 개선된 효과가 있어야 ‘현저하다’라고 평가할 수 있는지는 진보성 판단을 위한 다른 요소, 즉 구성의 곤란성이나 목적의 특이성, 기타 보조자료와의 관계도 함께 살펴야 한다.
특히 공지의 여러 기술을 결합하여 발명을 구성한 경우에는 결합전의 각 공지기술이 가지는 효과의 단순한 집합을 넘어선 상승된 효과가 인정되어야 진보성이 인정되므로 그 판단이 더욱 어렵다.
3. 작용효과가 명세서에 명시적으로 기재되지 않은 경우의 진보성(특허법원 99허1027)
청구범위에 기재된 구성으로부터 당연히 도출될 수 있는 작용효과는 비록 명세서에 명시적으로 기재되어 있지 않더라도 이를 함께 고려하여 진보성 여부를 판단하는 자료로 사용할 수 있음.
고안의 작용효과가 명세서에 기재되어 있지 아니하더라도 그 자체만으로 명세서 기재불비에 해당하는 것은 아니며(발명의 목적이나 효과에 대해 직접적 기재가 없더라도 통상의 기술자가 명세서 전체로 보아 발명의 목적이나 효과를 파악할 수 있고, 그 발명을 용이하게 실시할 수 있는 경우에는 기재불비로 취급하지 않는다.(심사지침서 4119 참조)), 청구범위에 기재된 구성으로부터 당연히 도출될 수 있는 작용효과는 비록 명세서에 명시적으로 기재되어 있지 않더라도 이를 함께 고려하여 진보성 여부를 판단하는 자료로 사용할 수 있다.
즉 진보성 판단에 있어서, 작용효과가 기재되어 있는가만으로 판단하는 것이 아니라 청구범위에 기재된 구성으로 도출될 수 있는 작용효과를 고려하여 판단하여야 한다.
4. 과제의 해결원리에 의한 진보성 인정 여부(대법원 2006후2097)
특유의 과제 해결원리에 기초하여 유기적으로 결합된 전체로서 구성의 곤란성 판단
판례는 청구항이 복수의 구성요소로 되어 있는 경우에는 각 구성요소가 유기적으로 결합한 전체로서의 기술사상이 진보성 판단의 대상이 되는 것이지 각 구성요소가 독립하여 진보성 판단의 대상이 되는 것은 아니므로, 그 특허발명의 진보성 여부를 판단함에 있어서는 청구항에 기재된 복수의 구성을 분해한 후 각각 분해된 개별 구성요소들이 공지된 것인지 여부만을 따져서는 안 되고, 특유의 과제 해결원리에 기초하여 유기적으로 결합된 전체로서의 구성의 곤란성을 따져 보아야 할 것이며, 이 때 결합된 전체 구성으로서의 발명이 갖는 특유한 효과도 함께 고려하여야 한다고 판시하였다.
판례에 따르면, 발명을 이루는 구성의 각각이 공지기술인지 또는 인용발명에 개시되었는지를 파악하여 진보성 인정여부를 판단할 것이 아니라, 발명의 과제의 해결원리 기초하여 구성의 곤란성을 판단하고, 결합된 전체 구성으로서의 발명이 갖는 특유한 효과도 함께 고려하여 진보성을 판단해야 할 것이다.
5. 주지관용수단의 결합에 의한 진보성 판단(특허법원 2008허14391)
주지관용의 기술이라 하더라도 목적에서 일부 차이가 있고, 구성요소간의 유기적인 결합관계가 주지관용의 기술이라고 인정할 만한 증거가 없으면 진보성이 인정된다고 한 사례
기술분야가 동일하고 밸런스웨이트를 수평 균형의 수단으로 사용하는 것이 주지관용의 기술이라 하더라도 목적에서 일부 차이가 있고, 탐지 작동봉과 밸런스 웨이트가 유기적으로 결합된 것까지는 주지관용기술이라고 할 수 없고 진보성 있는 것으로 판시하고 있다.
6. 핵심적 기술적 사상을 추가하거나 변경 없이 인용고안들의 결합에 의한 것은 진보성이 부정된다고 한 사례 (특허법원 2007허1381)
7. 다른 핵심적인 구성을 변경하거나 새로운 기술사상을 접목하는 등의 노력 없이, 본원
발명과 유사한 기술분야의 공지기술을 4개로 단순히 결합하는 정도는 진보성 없는 것으
로 판단 (특허법원 2008허 13305)
8. 조합할 수 있는 참증의 수에 의한 진보성 판단 (특허법원 2005허 8111호)
그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 3개 이상의 선행기술을 용이하게 결합할 수 있고, 그 결합에 의하여 각 효과의 총계 이상의 증진된 효과를 낳지 못하는 경우에는 3개 이상의 선행기술을 결합하여 발명의 진보성을 부정한 사례
9. 조합할 수 있는 참증의 수에 의한 진보성 판단 (특허심판원 2001당 1871호)
출원고안이 다수의 선행문헌에 의해 조합될 경우 선행기술 간에 해결하고자 하는 과제의 공통성 및 기술의 관련성이 없는 경우에는 진보성을 인정한 사례
특허법원의 판결에서도 이 사건 등록고안은 그 고안이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 인용고안 2, 3을 결합시킴으로써 극히 용이하게 고안할 수 있는 것이라 할 수 없으며, 다수의 인용고안에 나타난 기술을 결합시킴으로써 극히 용이하게 고안할 수 있는 것이라고 하기 위해서는 구성요소 각각이 인용고안들에 나타나 있는 것만으로는 부족하고 인용고안간에 해결하고자 하는 과제의 공통성 및 기술의 관련성이 있어야 한다고 판단함
10. 진보성 판단에 있어서 명세서에 기재되지 아니한 효과의 인정 여부 (대법원 2003후113)
판례는 명세서의 상세한 설명란에 직접 기재되어 있지 아니한 고안의 효과라도 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 상세한 설명이나 도면에 기재된 객관적 구성으로부터 쉽게 인식할 수 있는 정도의 것이라면 그 고안의 작용효과로 인정하여 진보성 판단에 참작할 수 있는데, 이건의 등록공보의 기재를 종합하여 보면 법랑 처리한 표면에 부착하는 보호필름이 변색되더라도 법랑 처리부는 변색되지 않고, 학습판을 분해하여 새로운 보호필름으로 교체하여 학습판의 수명을 연장할 수 있다는 효과를 인정할 수 있어 진보성 판단에 참작하여 진보성을 인정한다고 판시하였다.
이 판례에 따르면, 명세서의 상세한 설명란에 효과가 직접 기재되어 있지 아니하더라도 그 작용효과가 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 상세한 설명이나 도면에 기재된 객관적 구성으로부터 쉽게 인식할 수 있는 정도의 것이라면 그 작용효과를 인정하여 진보성 판단에 참작할 수 있다.
한편, 발명의 진보성 판단 등에 있어 명세서에 기재되지 아니한 효과는 이를 고려하지 않는 것이 원칙이라는 견해를 밝힌 판례도 있으나(96후221 판결), 이 판례(2003후113) 및 2000후3234 판례(대법원 2002.8.23. 선고)에 따르면 통상의 기술자가 발명의 구성에 근거하여 객관적으로 인식할 수 있는 효과는 비록 명세서에 명시되지 않았다 하더라도 이를 인정하는 것이 상당하다.
11. 수치한정과 관련된 진보성 판단 (대법원 2000후1566판결)
본 판결은 구성에서 수치한정을 한 것에 대해 인용발명과 차이가 있음을 인정하였으나, 수치한정에 대한 목적, 구성, 효과에 관하여 발명의 상세한 설명에서 기재하고 있지 않다면, 그러한 수치한정은 당업자가 임의로 선택하여 실시할 수 있는 단순한 한정에 불과하거나 반복 실험에 의하여 용이하게 채택할 수 있는 한정에 불과할 뿐 이어서 기술적 의미를 부여할 수 없어 진보성을 부정하였다. 즉, 본원발명이 인용발명과 수치한정한 것에 있어서 차이가 있는 경우 그에 대한 진보성 판단은 그러한 수치범위에 대한 목적, 구성, 효과에 대한 기재가 상세한 설명에 기재 되었는지 그리고 그에 대한 기술적 의미를 부여할 수 있는지를 고려해서 판단해야 할 것이다.
12. 생산방법을 한정한 물건발명에 관한 진보성 판단(특허법원 2004허11)
물건발명인 이상 생산방법에 의해 한정되지 않고 물건 자체로서 인용발명과 대비하여 진보성을 판단한다고 판시
13. 발명과 고안에서의 진보성의 요건 (대법원 96후1637)
실용적 고안이란 발명과 그 성질에서 같으나 다만 고도의 것이 아닌 점에서 다를 뿐이므로, 고안의 진보성 판단에는 발명에서와 같이 고도의 기술적 사상의 창작이나 현저한 작용효과를 요하는 것이 아니라 공지의 기술보다 나은 증대된 실용적 가치가 있는 정도의 작용효과를 요구함
14.
본원발명과 인용발명간 해결하고자 하는 기술적 과제의 공통성과 관련하여 진보성을 판단
본원발명과 인용발명의 대응 구성간 기능 및 작용이 동일하다고 하여 진보성을 부정