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출처: 특실심사지침서(2011)
여기서, 「그 거절이유가 이미 통지한 거절이유인 경우」란 해당 거절이유가 앞서 통지된 거절이유통지에서 지적한 거절이유와 주지(主旨)에 있어서 부합되는 경우를 말하는 것으로, 주지가 부합되는지 여부는 일부의 문구나 표현에 구애 되어서는 아니 되고 출원인에게 의견을 제출할 기회가 실질적으로 부여되었는지 여부의 관점에서 평가되어야 한다.
좀 더 구체적으로 다음과 같은 경우에는 주지가 부합되지 않는 것으로 보고 거절이유통지를 다시 하여야 한다.
(1) 동일 청구항에 대하여 적용되는 법조항이 달라지는 경우에는 거절이유를 다시 통지한다.
예를 들어,
신규성이 없다는 거절이유,
진보성이 없다는 거절이유,
청구항이 상세한 설명에 의해 뒷받침되지 않는다는 거절이유,
청구항의 기재가 불비하다는 거절이유 및
상세한 설명의 기재가 불비하다는 거절이유
상호 간은 별개의 거절이유로서 주지에서 부합되지 않는 것으로 본다.
다만, 적용 법조항이 달라졌더라도 청구항에 기재된 발명이 보정되어 이미 거절이유가 통지된 청구항의 발명과 동일(실질적으로 동일한 경우를 포함한다. 이하 이 절에서 같다)해진 경우에는 그 청구항의 거절이유와 주지에서 부합되는 것으로 보고 이를 이유로 거절결정한다. 이때 거절결정서에는 그 이유가 명기되어야 한다.
(2) 신규성이나 진보성을 부정하기 위한 인용발명의 종류 또는 개수가 다르게 되는 경우에는 특별한 사정이 없는 한 새로운 거절이유이므로 거절이유를 다시 통지한다. 다른 청구항과 대비되었던 인용발명들을 새롭게 조합하여 종류 또는 개수가 달라진 경우도 또한 같다.
예를 들어, 청구항 1에 대하여 인용발명1, 청구항 2에 대하여 인용발명1 및 2의 결합, 청구항 3에 대하여는 인용발명1 및 3의 조합으로 진보성을 부정하였다가 보정에 의해 청구항 1 내지 3의 기술적 사항이 병합된 청구항 3의 진보성을 부정하고자 인용발명 1 내지 3을 결합하는 것은 주지가 부합되지 않는 것이다.
(3) 보정에 의해 신설된 청구항에 거절이유가 있는 경우 곧바로 거절결정할 것이 아니라 거절이유를 통지하여 의견을 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다. 보정을 통해 삭제되었던 청구항 번호에 발명을 새롭게 기재한 경우도 실질적으로 신설된 것으로 취급한다.
다만, 신설된 청구항에 기재된 발명이 이미 거절이유가 통지된 청구항의 발명과 동일한 경우에는 그 청구항의 거절이유로 거절결정할 수 있다.
(4) 보정에 의해 거절이유가 통지된 바 없는 청구항의 발명과 동일하게 된 경우에는 거절이유가 통지된 다른 청구항의 발명과도 동일하게 되는 등 특별한 사정이 없는 한 거절이유를 다시 통지하여야 한다.
(참고) 청구항에 기재된 발명이 보정에 의해 실질적으로 변경되거나 확장되었는지 여부는 거절이유의 주지가 부합되는지 판단에 영향을 미치지 않는 것으로 한다.