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(특실심사지침서 p5287)
제6절 직권에 의한 보정
(2009.7.1. 이후 특허결정이 이루어지는 건부터)
1. 직권에 의한 보정
1. 1 제도의 취지
명세서에 경미한 하자가 있는 경우 종전에는 거절이유를 통지하여 출원인이 보정을 통해 하자를 해소하도록 유도했으나, 거절이유에 해당하지 않는 경미한 오류나 누락만을 이유로 의견제출통지하는 사례가 증가함으로써 심사절차가 지연되는 문제가 있었다. 심사관의 직권에 의한 보정제도는 출원에 대해 심사한 결과 특허결정이 가능하나 명백한 오탈자, 참조부호의 불일치 등과 같은 명백히 잘못 기재된 내용만 존재하는 경우, 의견제출통지를 하지 않고도 보다 간편한 방법으로 단순한 기재 잘못을 수정할 수 있도록 함으로써 심사 지연을 방지하고 등록 명세서의 완벽을 기하고자 마련된 제도이다.
그러나, 명세서 등을 명확하게 기재할 책임은 원칙적으로 출원인에게 있고, 특허법 제47조에서 보정할 수 있는 자, 보정이 가능한 기간 및 범위를 엄격하게 정하고 있는 점을 고려할 때, 심사관에 의한 직권 보정 제도는 출원인에 의한 보정의 예외로서 제한된 범위 내에서 보충적으로 운영될 필요가 있다.
1. 2 관련규정
특허법 제66조의2 (직권에 의한 보정 등)
① 심사관은 특허결정을 할 때에 특허출원서에 첨부된 명세서, 도면 또는 요약서에 명백히 잘못 기재된 내용이 있으면 직권으로 보정(이하 “직권보정”이라 한다)할 수 있다.
2. 직권보정이 가능한 사항
2. 1 “명백히 잘못 기재된 내용”의 의미
특허법 제66조의2에서 말하는 명세서, 도면 또는 요약서에 “명백히 잘못 기재된 내용”이란 거절이유에는 해당하지 않으면서 해당 특허출원의 실체적인 권리범위에 영향을 주지 아니하는 사항으로, 그 부분의 앞뒤 문맥으로 판단컨대 달리 해석할 여지가 없어 청구범위를 특정하거나 발명을 실시하는데 있어서 전혀 문제가 없는 사항을 의미한다.
2. 2 직권보정 대상의 구체적인 예
직권보정의 대상은 국어표준 용어 또는 맞춤법상의 단순한 오자, 탈자 또는 도면부호의 불일치 등으로 구체적인 예는 다음과 같다.
(1) 국문법에 어긋난 오자
(a) 반도테 → 반도체
(b) 기판는 → 기판은
(2) 국문법상 해석이 분명한 탈자
(a) 라인에 전달하○신호 → 라인에 전달하는 신호
(b) 리니어 터 → 리니어 모터
(3) 참조부호의 불일치
(a) 상세한 설명 중 [도2] 버퍼부(115) vs. 도면 [도2] 버퍼부(15)
(4) 반복된 기재
(a) 특허청 특허청은 → 특허청은
(5) 도면의 간단한 설명부분의 오류
(a) 도면 번호의 오기
도 1은 재생기기의 단면도
도 1은 재생기기의 측면도 → 도 2는 재생기기의 측면도
도 3은 재생기기의 사시도
(b) 도면 부호의 오기
3…치차 3…모터 → 3…치차 4…모터
(6) 대표도의 오기
발명의 상세한 설명으로 파악해 본바 명백히 잘못 기재된 대표도
(7) 명세서상의 발명의 명칭이 출원서와 일치하지 않는 경우
명세서의 발명의 명칭을 출원서에 기재된 발명의 명칭으로 직권보정할 수 있다. 만약, 출원서에 기재된 발명의 명칭이 제4부제1장제2절의 발명의 명칭 기재요건을 충족하지 못하는 경우에는 출원서와 명세서 모두를 적절하다고 인정되는 발명의 명칭으로 직권보정할 수 있다.
2. 3 직권보정에 있어서 유의사항
직권보정의 대상은 명백히 잘못 기재된 내용으로 한정되어야 한다. 또한, 직권보정에 의해 청구범위에 변동이 발생하지 않도록 유의하여야 하며, 일부라도 다른 해석의 여지가 있는 경우에는 직권보정을 하지 않는다.
(1) 잘못된 기재가 거절이유에 해당되는 것으로 인정되는 경우에는 직권보정을 할 수 없으므로 의견제출통지를 한다.
(2) 직권으로 보정할 수 있는 사항과 거절이유가 동시에 있는 경우에는 의견제출통지와 함께 직권으로 보정할 수 있는 사항을 통지하여 출원인이 보정을 통해 해소할 수 있도록 유도한다.
(3) 직권보정에 의해 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재되지 않은 사항이 추가되지 않도록 주의하여야 한다. 특히, 도면을 직권보정하는 경우 의도하지 않은 새로운 기술사항이 포함될 수 있으므로 주의해야 한다.
(4) 삭제된 항을 인용하는 청구항의 인용 오기는 직권으로 보정하지 않도록 한다. 이는 원칙적으로 거절이유에 해당하고, 인용하는 청구항 전에 복수의 청구항이 있는 경우 출원인이 실제로 어떤 청구항을 인용하고자 했던 것인지 알 수 없기 때문이다. 이 경우에는 직권보정을 할 것이 아니라 의견제출통지를 하여 보정을 통해 기재불비를 해소하도록 한다.
(5) 그 전단에 기재된 바 없는 구성요소를 ‘상기’라는 용어로 잘못 한정하여 기재한 경우, 인과관계가 명확하고 이를 삭제하더라도 달리 해석될 여지가 전혀 없는 경우를 제외하고는 직권보정하지 않도록 한다.
3. 직권보정 절차
3. 1 관련 규정
특허법 제66조의2 (직권에 의한 보정 등)
② 제1항에 따라 심사관이 직권보정을 하려면 제67조제2항에 따른 특허결정의 등본 송달과 함께 그 직권보정 사항을 특허출원인에게 알려야 한다.
③ 특허출원인은 직권보정 사항의 전부 또는 일부를 받아들일 수 없으면 제79조제1항에 따라 특허료를 납부할 때까지 그 직권보정 사항에 대한 의견서를 특허청장에게 제출하여야 한다.
④ 특허출원인이 제3항에 따라 의견서를 제출한 경우 해당 직권보정 사항의 전부 또는 일부는 처음부터 없었던 것으로 본다.
특허법시행규칙 제48조(거절이유통지등)제2항제8호
② 심사관은 특허출원에 대하여 특허거절결정 또는 특허결정을 하고자 할 때에는 특허청장에게 이를 보고하고 다음 각 호의 사항을 기재한 특허거절결정서 또는 특허결정서를 작성하여 기명날인하여야 한다.
1～7. 생략
8. 직권보정 사항이 있는 경우에는 그 직권보정 사항(특허결정의 경우에 한정한다)
3. 2 직권보정 사항의 통지
직권보정을 하고자 하는 심사관은 직권보정 사항을 특허결정 등본과 함께 특허출원인에게 알려야 한다.
직권으로 보정할 수 있는 사항이 있는 것으로 인정되는 경우, 심사관은 특허결정서에 직권으로 보정되는 사항을 명확하고 구체적으로 기재하여 출원인에게 통지한다. 이 때 명백히 잘못된 것으로 인정되는 이유를 구체적으로 부기함으로써 출원인이 직권보정 사항을 받아들일지 여부를 쉽게 결정할 수 있도록 한다.
(통지예)
1. 상세한 설명 중 식별번호 <20>의 둘째 줄; “…전달하 신호…”; “…전달하는 신호…”; 명백한 탈자 수정
2. 청구범위 제3항의 셋째줄; “…반도테 기억장치”; “…반도체 기억장치”; 명백한 오자 수정
또한, 직권으로 보정되는 사항의 위치를 기재할 때에는 식별번호 또는 해당 줄 수 등을 활용하여 구체적으로 명확하게 적시함으로써 출원인이 직권보정의 수용 여부를 결정함에 있어 혼란이 발생하지 않도록 유의하여야 한다.
3. 3 직권보정 사항에 대한 의견서 제출
출원인은 직권보정 사항의 전부 또는 일부를 받아들일 수 없을 때에는 특허료를 납부할 때까지 의견서를 제출하여 심사관의 직권보정통지에 대하여 직권보정 사항별로 취사선택을 할 수 있다. 출원인이 의견서를 제출한 경우 의견이 제출된 해당 직권보정 사항의 전부 또는 일부는 처음부터 없었던 것으로 간주된다. 출원인이 의견서 제출을 통해 받아들이지 않은 직권보정 사항은 제외하고 등록명세서에 대한 전자화가 이루어지며 전자화된 대로 등록공고 된다.
4. 부적법한 직권보정의 효과
4. 1 관련 규정
특허법 제66조의2 (직권에 의한 보정 등)
⑤ 명백히 잘못 기재된 것이 아닌 사항에 대하여 직권보정이 이루어진 경우 그 직권보정은 처음부터 없었던 것으로 본다.
4. 2 잘못 이루어진 직권보정의 효과
직권보정의 대상이 아님에도 불구하고 직권보정이 이루어지고, 출원인도 이를 간과하여 등록공고된 경우라도 추후 명백히 잘못 기재된 것이 아닌 사항에 대하여 직권 보정된 것으로 인정되는 경우에는 직권보정은 처음부터 없던 것으로 본다. 이는 심사관의 부적법한 보정으로 인하여 특허권자 또는 제3자에게 불측의 손해가 발생하지 않도록 하기 위함이다.
제6절 직권에 의한 보정
(2009.7.1. 이후 특허결정이 이루어지는 건부터)
1. 직권에 의한 보정
1. 1 제도의 취지
명세서에 경미한 하자가 있는 경우 종전에는 거절이유를 통지하여 출원인이 보정을 통해 하자를 해소하도록 유도했으나, 거절이유에 해당하지 않는 경미한 오류나 누락만을 이유로 의견제출통지하는 사례가 증가함으로써 심사절차가 지연되는 문제가 있었다. 심사관의 직권에 의한 보정제도는 출원에 대해 심사한 결과 특허결정이 가능하나 명백한 오탈자, 참조부호의 불일치 등과 같은 명백히 잘못 기재된 내용만 존재하는 경우, 의견제출통지를 하지 않고도 보다 간편한 방법으로 단순한 기재 잘못을 수정할 수 있도록 함으로써 심사 지연을 방지하고 등록 명세서의 완벽을 기하고자 마련된 제도이다.
그러나, 명세서 등을 명확하게 기재할 책임은 원칙적으로 출원인에게 있고, 특허법 제47조에서 보정할 수 있는 자, 보정이 가능한 기간 및 범위를 엄격하게 정하고 있는 점을 고려할 때, 심사관에 의한 직권 보정 제도는 출원인에 의한 보정의 예외로서 제한된 범위 내에서 보충적으로 운영될 필요가 있다.
1. 2 관련규정
특허법 제66조의2 (직권에 의한 보정 등)
① 심사관은 특허결정을 할 때에 특허출원서에 첨부된 명세서, 도면 또는 요약서에 명백히 잘못 기재된 내용이 있으면 직권으로 보정(이하 “직권보정”이라 한다)할 수 있다.
2. 직권보정이 가능한 사항
2. 1 “명백히 잘못 기재된 내용”의 의미
특허법 제66조의2에서 말하는 명세서, 도면 또는 요약서에 “명백히 잘못 기재된 내용”이란 거절이유에는 해당하지 않으면서 해당 특허출원의 실체적인 권리범위에 영향을 주지 아니하는 사항으로, 그 부분의 앞뒤 문맥으로 판단컨대 달리 해석할 여지가 없어 청구범위를 특정하거나 발명을 실시하는데 있어서 전혀 문제가 없는 사항을 의미한다.
2. 2 직권보정 대상의 구체적인 예
직권보정의 대상은 국어표준 용어 또는 맞춤법상의 단순한 오자, 탈자 또는 도면부호의 불일치 등으로 구체적인 예는 다음과 같다.
(1) 국문법에 어긋난 오자
(a) 반도테 → 반도체
(b) 기판는 → 기판은
(2) 국문법상 해석이 분명한 탈자
(a) 라인에 전달하○신호 → 라인에 전달하는 신호
(b) 리니어 터 → 리니어 모터
(3) 참조부호의 불일치
(a) 상세한 설명 중 [도2] 버퍼부(115) vs. 도면 [도2] 버퍼부(15)
(4) 반복된 기재
(a) 특허청 특허청은 → 특허청은
(5) 도면의 간단한 설명부분의 오류
(a) 도면 번호의 오기
도 1은 재생기기의 단면도
도 1은 재생기기의 측면도 → 도 2는 재생기기의 측면도
도 3은 재생기기의 사시도
(b) 도면 부호의 오기
3…치차 3…모터 → 3…치차 4…모터
(6) 대표도의 오기
발명의 상세한 설명으로 파악해 본바 명백히 잘못 기재된 대표도
(7) 명세서상의 발명의 명칭이 출원서와 일치하지 않는 경우
명세서의 발명의 명칭을 출원서에 기재된 발명의 명칭으로 직권보정할 수 있다. 만약, 출원서에 기재된 발명의 명칭이 제4부제1장제2절의 발명의 명칭 기재요건을 충족하지 못하는 경우에는 출원서와 명세서 모두를 적절하다고 인정되는 발명의 명칭으로 직권보정할 수 있다.
2. 3 직권보정에 있어서 유의사항
직권보정의 대상은 명백히 잘못 기재된 내용으로 한정되어야 한다. 또한, 직권보정에 의해 청구범위에 변동이 발생하지 않도록 유의하여야 하며, 일부라도 다른 해석의 여지가 있는 경우에는 직권보정을 하지 않는다.
(1) 잘못된 기재가 거절이유에 해당되는 것으로 인정되는 경우에는 직권보정을 할 수 없으므로 의견제출통지를 한다.
(2) 직권으로 보정할 수 있는 사항과 거절이유가 동시에 있는 경우에는 의견제출통지와 함께 직권으로 보정할 수 있는 사항을 통지하여 출원인이 보정을 통해 해소할 수 있도록 유도한다.
(3) 직권보정에 의해 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재되지 않은 사항이 추가되지 않도록 주의하여야 한다. 특히, 도면을 직권보정하는 경우 의도하지 않은 새로운 기술사항이 포함될 수 있으므로 주의해야 한다.
(4) 삭제된 항을 인용하는 청구항의 인용 오기는 직권으로 보정하지 않도록 한다. 이는 원칙적으로 거절이유에 해당하고, 인용하는 청구항 전에 복수의 청구항이 있는 경우 출원인이 실제로 어떤 청구항을 인용하고자 했던 것인지 알 수 없기 때문이다. 이 경우에는 직권보정을 할 것이 아니라 의견제출통지를 하여 보정을 통해 기재불비를 해소하도록 한다.
(5) 그 전단에 기재된 바 없는 구성요소를 ‘상기’라는 용어로 잘못 한정하여 기재한 경우, 인과관계가 명확하고 이를 삭제하더라도 달리 해석될 여지가 전혀 없는 경우를 제외하고는 직권보정하지 않도록 한다.
3. 직권보정 절차
3. 1 관련 규정
특허법 제66조의2 (직권에 의한 보정 등)
② 제1항에 따라 심사관이 직권보정을 하려면 제67조제2항에 따른 특허결정의 등본 송달과 함께 그 직권보정 사항을 특허출원인에게 알려야 한다.
③ 특허출원인은 직권보정 사항의 전부 또는 일부를 받아들일 수 없으면 제79조제1항에 따라 특허료를 납부할 때까지 그 직권보정 사항에 대한 의견서를 특허청장에게 제출하여야 한다.
④ 특허출원인이 제3항에 따라 의견서를 제출한 경우 해당 직권보정 사항의 전부 또는 일부는 처음부터 없었던 것으로 본다.
특허법시행규칙 제48조(거절이유통지등)제2항제8호
② 심사관은 특허출원에 대하여 특허거절결정 또는 특허결정을 하고자 할 때에는 특허청장에게 이를 보고하고 다음 각 호의 사항을 기재한 특허거절결정서 또는 특허결정서를 작성하여 기명날인하여야 한다.
1～7. 생략
8. 직권보정 사항이 있는 경우에는 그 직권보정 사항(특허결정의 경우에 한정한다)
3. 2 직권보정 사항의 통지
직권보정을 하고자 하는 심사관은 직권보정 사항을 특허결정 등본과 함께 특허출원인에게 알려야 한다.
직권으로 보정할 수 있는 사항이 있는 것으로 인정되는 경우, 심사관은 특허결정서에 직권으로 보정되는 사항을 명확하고 구체적으로 기재하여 출원인에게 통지한다. 이 때 명백히 잘못된 것으로 인정되는 이유를 구체적으로 부기함으로써 출원인이 직권보정 사항을 받아들일지 여부를 쉽게 결정할 수 있도록 한다.
(통지예)
1. 상세한 설명 중 식별번호 <20>의 둘째 줄; “…전달하 신호…”; “…전달하는 신호…”; 명백한 탈자 수정
2. 청구범위 제3항의 셋째줄; “…반도테 기억장치”; “…반도체 기억장치”; 명백한 오자 수정
또한, 직권으로 보정되는 사항의 위치를 기재할 때에는 식별번호 또는 해당 줄 수 등을 활용하여 구체적으로 명확하게 적시함으로써 출원인이 직권보정의 수용 여부를 결정함에 있어 혼란이 발생하지 않도록 유의하여야 한다.
3. 3 직권보정 사항에 대한 의견서 제출
출원인은 직권보정 사항의 전부 또는 일부를 받아들일 수 없을 때에는 특허료를 납부할 때까지 의견서를 제출하여 심사관의 직권보정통지에 대하여 직권보정 사항별로 취사선택을 할 수 있다. 출원인이 의견서를 제출한 경우 의견이 제출된 해당 직권보정 사항의 전부 또는 일부는 처음부터 없었던 것으로 간주된다. 출원인이 의견서 제출을 통해 받아들이지 않은 직권보정 사항은 제외하고 등록명세서에 대한 전자화가 이루어지며 전자화된 대로 등록공고 된다.
4. 부적법한 직권보정의 효과
4. 1 관련 규정
특허법 제66조의2 (직권에 의한 보정 등)
⑤ 명백히 잘못 기재된 것이 아닌 사항에 대하여 직권보정이 이루어진 경우 그 직권보정은 처음부터 없었던 것으로 본다.
4. 2 잘못 이루어진 직권보정의 효과
직권보정의 대상이 아님에도 불구하고 직권보정이 이루어지고, 출원인도 이를 간과하여 등록공고된 경우라도 추후 명백히 잘못 기재된 것이 아닌 사항에 대하여 직권 보정된 것으로 인정되는 경우에는 직권보정은 처음부터 없던 것으로 본다. 이는 심사관의 부적법한 보정으로 인하여 특허권자 또는 제3자에게 불측의 손해가 발생하지 않도록 하기 위함이다.